美国商标异议程序类似于法庭诉讼程序，主要有3个阶段：异议提起阶段，举证阶段(Discovery)，庭审阶段（Trial）。异议提起时间：美国商标公告期30天内，也可以请求异议延期，可延期2次：30天+60天，或者直接90天。

下面我们来简单梳理和讲述下该美国商标异议案例：

异议提起人（反对方）：美国特拉华州的一家公司，主营：面包烘培&餐厅和餐饮服务（029， 030， 042 类别）。他们的面包品牌Panera Bread，1997年成立，现有2078家门店，主要分布在美国和加拿大。

被异议人（申请人，我们代理）一家专业的生产灯及相关产品。未销售食品及提供餐厅服务。商标只是部分字母一样。

异议理由：

1）在先权利和近似混淆：可能会与反对者的在先商标产生混淆；

2）商标稀释：可能会削弱反对者据称*的商标的显著性；

3）申请人的商标错误地暗示了与反对者有联系。

 

案件经历：异议提起时间：2021年11月10日； 历时3年多，经历了答复阶段，举证阶段，庭审阶段。
*终庭审裁决：2025年3月18日， 法官判决：案件已全部陈述完毕，驳回异议提起人的所有反对意见和诉求。 本案，我们客户大获全胜，维持住了商标。 

重要启示：当异议提起人尤其是美国本地企业异议我们中国申请人商标的时候，他们都会说自己商标在本国/本行业非常出名，企图用【与先权利近似混淆】，【商标稀释】作为异议理由。从本案判决上可以看出，要证明存在商标稀释，要求是非常高的，光在本行业出名还远远不够。商标要达到【家喻户晓】的程度。

接下来我们来详细看看法官是如何一步步判断，*终驳回反对方异议请求的。 

一、商标稀释（淡化）

为了在淡化主张上占上风，反对方必须证明：

(1) 其拥有一个具有显著性的*商标；

(2) 申请人在商业活动中使用的商标据称淡化了反对者的*商标；

(3) 申请人在反对者的商标出名后才开始使用其商标（注：本案被异议人*早使用日期2019年，即要证明反对方在2019年之前，商标就已经非常知名了）。

(4) 申请人对其商标的使用可能会因模糊或玷污而导致淡化。

 

为了确定反对者的PANERA 商标是否*，是否达到淡化的程度，法官从以下四点进行考量：

 

（i ******要素) 商标广告和宣传的持续时间、程度和地理范围，无论是由所有者还是第三方进行广告或宣传；

基于Panera公司提供的证据，声明等，法官认为大部分证据不是2019年之前的，也没有明确的数据支持在2019年之前有大量的广告及广告费用投入。另外，正如联邦巡回法院记录的20 多年前，这个国家有“非常多的餐馆”，而 Closser 女士（反对方声明人）没有提供任何信息，说明反对方在 2018 年（或任何时候）的支出与其餐饮业众多竞争对手的支出相比如何。有必要进行这样的比较，以了解反对方在 2018 年非常低的九位数支出的相对重要性（比如反对方2019年支出1个亿，如果餐饮行业每年支出1个亿的企业占比很高，那你也才支出1个亿，没啥突出的，如果餐厅行业没人每年支出1个亿，唯独你一家，说明你投入极大了）。

另外一位反对方声明人Ormes 女士证实了 2018 年的广告页面，这些页面展示了户外、广播、电视、数字、社交媒体和购买点广告的示例。这些广告展示了 PANERA 商标，但她没有提供任何有关该广告在当年的程度、频率、曝光率和地理覆盖范围的信息。她也没有提供任何证据来证明反对者在 2019 年之前投放广告的印刷媒体和电子媒体。

*终法官认定：PANERA商标在 2019 年之前已达到淡化程度的知名度这一结论得不到支持。

(ii第二要素) 以该商标提供的商品或服务的销售量、销售规模和地理范围；

到2018年5月，Penera面包店&咖啡馆分布在美国43个州，897个城市，销售在10位数的低点（10亿多点估计）。从成立时间上看，截至2018年，反对者商标虽已使用22年，但和已经获得*商标且有资格获得淡化保护的2个竞争对手：MCDONALD’S 和 STARBUCKS相比，还是不利的（截至 2014 年，麦当劳的MCDONALD商标在美国已使用近 60 年，截至 2006 年，星巴克的STARBUCKS商标已在美国使用 35 年）。从使用地域的广泛性看，相比于MCDONALD’S 和 STARBUCKS相比，也是不利的。参见星巴克，“2006年星巴克已发展到遍布全美 5,000 多家公司自营和授权门店”，并且“数千万客户每天都会接触到星巴克标志”；麦当劳，“2014 年麦当劳在美国经营着 14,000 家餐厅，每天为 2600 万人提供服务”。

从销售额上看，反对方引用3个判例，法官认为：反对方的销售数字与这三起涉及不同商品和服务的案件中的数字相当甚至超过这些数字，这一事实无助于证明反对方销售数字的证明价值。这个国家有大量的餐馆，每年产生数十亿美元的销售额，但记录中没有关于反对方在2019 年前的份额与其众多竞争对手的份额相比如何的信息。然而，我们注意到，反对方 2004 年的销售收入为 479,100,00 美元，仅为竞争对手星巴克 2004 年销售收入的 12% 左右。

(iii第三要素) 商标的实际认知程度（*重要的一项）；要证明在被异议人*早使用之前，即2019年之前，商标就已经达到淡化程度的知名度了。

为了表明商标的实际认知程度，反对方列举了反对方获得的奖项和媒体报道、反对方网站和移动应用程序的访问者数量以及消费者调查，法官一一审阅了这些证据。

关于文章和媒体报道，描绘的是Panera是一家创新、精通技术、具有社会责任感的*“干净”食品销售商。但没有一篇提到PANERA 商标的方式能反映出公众对该商标名声的实际认可，例如将该商标称为“知名”、“*”或“家喻户晓”。

关于获得的各种奖项，这里就讨论2019年之前获得的，相关调查&排名衡量的是特定餐厅在顾客中的相对受欢迎程度，品牌的信誉，而不是 PANERA品牌在公众中的知名度。

Moose Tracker 排名，受人口统计学限制，只统计了千禧一代，仅占美国人口的25%，法官认为：2016 年和 2018 年的Moose Tracker 报告对于 PANERA 在2019 年之前是否在整个“美国一般消费公众”中家喻户晓的品牌的证明价值相对较小。
反对方还提供了品牌排名，但【品牌排名】并不反映【品牌认知度】，而【品牌认知度】是衡量品牌价值和淡化知名度的指标。【品牌价值排名】可以支持商标已达到稀释级知名度的结论。法官认为反对方的认知度和奖项证据并不能证明到 2019 年，PANERA 已成为家喻户晓的名字。

 

反对方网站和移动应用程序的访问者数量：反对者辩称，从 2019 年到 2022 年，反对者的PANERA 网站和移动应用程序每天有超过 1.3 亿至1.5 亿访客。这些证据都是在 2018 年之后，因此没有告诉我们 PANERA 商标在 2019 年是否已经知名。

消费者调查：Poret 先生的调查存在问题，主要有两个原因。首先-时间问题，调查是在 2022 年 9 月 16 日至 9 月 23 日期间进行的。调查结果反映了 2022 年 9 月消费者对 PANERA 商标认知的，而不是 2019 年的。仅凭这一事实并不致命，但确实严重限制了调查的证明价值。其次-调查方式问题（关键问题），该调查测试的是“辅助”而非“非辅助”对 PANERA 商标的认知。备注：“非辅助”意思是调查参与者在未经提示的情况下自发提及某品牌名称（例如，在金融领域，会想到哪些品牌？）；“辅助”意思是调查参与者在被问及是否知道某品牌名称时回答‘是’； 在大多数商标淡化先例中，委员会都要求商标具有足够高的无辅助（知名度）消费者调查（单独使用或与辅助知名度相结合），以表明商标具有淡化程度的知名度。在本案中，Poret 先生于 2022 年进行的调查并未告诉我们截至 2019 年，公众对 PANERA 商标的无辅助的认知度。

综上所述，第三项也是“法案中确定知名度的四个要素中*重要的一项”不支持认定 PANERA 商标在2019 年之前已达到淡化程度的知名度。

( iv 第四要素) 该商标是否在主要注册簿上注册。该项无异议，反对方商标已经获得注册。

法官在逐一考量了上述4个要素后，总结出：第四要素符合，第二要素中等，但******要素及*重要的第三要素不符合。法官裁定：反对方未能证明，到 2019 年，PANERA 商标已成为几乎人人都熟悉的家喻户晓的品牌。该商标稀释（淡化）的主张在两项申请中均被驳回。

二、在先权利和近似混淆 ： 

法官依照杜邦十三条法则，分析后得出的结论是：PANERA的名气只在餐饮行业，未能延伸到其他行业。由于异议人未能证明在两份异议申请中 PANERALUX 商标存在混淆的可能性，因此根据第 2(d) 条，异议人不能胜诉，该异议理由被驳回。

三、申请人的商标错误地暗示了与反对者有联系：

当证明存在以下四个要素时，即可确立虚假的关联暗示 （无法证明其中任何一个要素都会对该诉求造成致命影响）：

1. 申请人的商标与反对者的名称或身份相同或非常接近；

2. 该商标应被认可，因为它*且明确地指向反对者；

3. 反对者与申请人销售的商品无关；

4. 反对者具有足够的名气或声誉，当申请人的商标与其商品一起使用时，可以推定与反对者存在关联。

 

我们律师一一争辩PANERA不满足上诉4个要素。 

 

*后法官裁决：虽然反对方证明其PANERA商标在餐饮服务方面非常强大，但法官认为反对方的知名度不够高，未能延伸到其他行业。因此，申请人将他们的商标用于他们所申请的产品项目上，不会认为与反对者有联系。